Prawo własności intelektualnej oscyluje wokół problematyki rozdzielenia dwóch przeciwstawnych interesów: ochrony własności intelektualnej na podstawie bezwzględnych praw podmiotowych a swobodą działalności gospodarczej, swobodą konkurencji i obawą przed zawłaszczaniem uniwersalnych wartości i ich monopolizacją przez wąski krąg przedsiębiorców. Zagadnienie zawłaszczenia pewnych oznaczeń i tworzenia na ich podstawie elementu rozpoznawczego marki, swoistego znaku towarowego, przedstawię na podstawie ciekawej sprawy, którą już od kilku lat z wypiekami na twarzy śledzi nie tylko środowisko zajmujące się własnością intelektualną, prestiżowe domy mody oraz miłośniczki szpilek. Mowa, oczywiście, o czerwonych podeszwach butów Louboutin. Wszystko zaczęło się od Christian Louboutin – francuskiego szewca, który marząc o zaprojektowaniu czegoś co łamie zasady i pozwoli kobietom poczuć się silnymi i niezależnymi, stworzył czerwone szpilki na niebotycznie wysokim obcasie z charakterystyczną czerwoną podeszwą. Projektował dla takich domów mody jak Chanel i Yves Saint Laurent, a w końcu założył swój własny sklep z butami, którego znakiem rozpoznawczym stały się właśnie szpiki, nawet na 12 cm obcasie, do stworzenia których wykorzystał czerwony lakier do paznokci swojej asystentki. Buty po raz pierwszy pojawiły się w sprzedaży w 1992 roku. Szybko zyskały rozgłos i stały się elementem garderoby, który w swojej szafie chciałaby mieć każda kobieta. Na fali popularności Christian Louboutain postanowił zabezpieczyć swoje prawa poprzez rejestrację oznaczeń, którymi posługiwał się w obrocie do odróżnienia swoich towarów. Pierwszym znakiem towarowym, który do ochrony zgłosił najsłynniejszy na świecie szewc było jego imię i nazwisko „Christian Louboutin” dla klas 14, 18, 25 z pierwszeństwem od roku. Obecnie, w swoim portfolio Louboutin ma przeszło czterysta zgłoszonych znaków w różnych procedurach: krajowych, regionalnej (unijnej) oraz międzynarodowej. Buty od słynnego kreatora stały się „must have” każdej miłośniczki mody. Trend na szpilki z błyskiem lakierowanej, czerwonej podeszwy spowodował, że rynek zalała fala podrobionych butów słynnego francuskiego projektanta. Znaczna ilość nieoryginalnych towarów dostępna w sprzedaży zainicjowała ruch wspierany przez samego Louboutin – „stop fake Louboutin”. Powstała specjalna strona, na której można zgłaszać informację o dostępnych w sprzedaży nieoryginalnych produktach Louboutin oraz publikowane są sukcesy w walce z podróbkami (TUTAJ!). Projektant szczególnie nastawiony jest na ochronę swojego charakterystycznego oznaczenia w postaci czerwonej podeszwy buta, która w jego ocenie stała się znakiem towarowym dla ekskluzywnego damskiego obuwia. Pierwsze zgłoszenie znaku zostało dokonane w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku. Właśnie to oznaczenie stało się podstawą głośnego procesu pomiędzy Louboutin a domem mody Yves Saint Laurent. Spór z byłym pracodawcą Louboutin rozpoczął się w 2011 roku, kiedy to słynny projektant butów dowiedział się o wprowadzeniu przez dom mody nowej kolekcji „Monochrome”, w skład której wchodziły szpilki w jednolitym kolorze: zielone – z zieloną podeszwą, granatowe z granatową podeszwą i właśnie czerwone – z czerwoną podeszwą. Wywołało to sprzeciw Loboutin, który uznał, że takie działanie prowadzi do naruszenia jego prawa ochronnego na znak towarowy. Gdy negocjacje ze słynnym domem mody nie przyniosły spodziewanych rezultatów, Louboutin złożył pozew powołując się na naruszenie przez YSL praw do zarejestrowanego na terenie Stanów Zjednoczonych znaku towarowego w postaci czerwonej podeszwy. Francuski dom mody zrewanżował się wnosząc wniosek o unieważnienie znaku towarowego podważając zdolność rejestracyjną koloru, szczególnie zaś, w branży odzieżowej. Przede wszystkim powoływano się na niezasadność przyznania monopolu na czerwony kolor tylko jednemu producentowi. Sąd na gruncie the Lanham Act – podstawowego aktu ustanawiającego prawo znaków towarowych w USA – dokonał oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd poprzez oznaczania przez YSL swoich butów kolorem czerwonym. W konsekwencji uznał, że co prawda Louboutin przysługuje wcześniejsze prawo do znaku towarowego w postaci czerwonej podeszwy buta, jednakże prawo to musi zostać ograniczone do jego zestawienia z kontrastującą wierzchnią częścią obuwia. Tym samym przyznał Louboutin prawo, co do zasady, natomiast w okolicznościach zaistniałej sprawy uznał, że YSL może produkować monochromatyczne buty w kolorze czerwonym. Tym samym Sąd, na podstawie The Lanham Act zawęził prawo projektanta jedynie do czerwonej podeszwy zestawionej z kontrastującą wierzchnią częścią buta. Na marginesie zaznaczę, że w Stanach Zjednoczonych sąd w procesie cywilnym może ingerować w prawo ochronne na znak towarowy poprzez przyznanie takiego prawa, jego unieważnienie lub zmianę. W przedstawionej sprawie do rejestru zostało wpisane zastrzeżenie, że integralną częścią ochrony czerwonej podeszwy jest jej kontrast z wierzchnią częścią buta. Spór Louboutin z Zarą Kolejnym niewątpliwym ciosem dla Louboutin był spór ze słynnym gigantem odzieżowym – Zara. Zara jest hiszpańskim przedsiębiorstwem należącym do holdingu odzieżowego Inditex właściciela takich marek jak Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home i Massimo Dutti. Buty wprowadzone do obrotu przez Zara, co prawda, nie wyglądały już tak ekskluzywnie jak szpilki od Louboutin, ale jak twierdzili prawnicy powoda niewprawne oko mogła zmylić podeszwa buta nawiązująca do słynnej marki. Przy czym, pomiędzy butami istniała dość duża dysproporcja ceny – szpilki YoYo Louboutin kosztowały 520 euro a ich odpowiedniki w „sieciówce” z Zary jedyne 49 euro. W czerwcu 2011 roku Louboutin wytoczył Zara powództwo przed francuskim sądem z tytułu naruszenia praw ochronnego do znaku i popełnienia przez giganta odzieżowego czynu nieuczciwej konkurencji i… przegrał przed sądem apelacyjnym. Zdaniem sądu rejestracja znaku towarowego jako koloru była zbyt niejasna, brakowało wskazania kodu koloru – na przykład numeru koloru Pantone. W ramach wyjaśnienia, należy wskazać, że po słynnej sprawie Sickmann (C-273/00, Sieckmann) – zostały doprecyzowane kryteria, które musi spełniać przedstawienie znaku towarowego, aby taki znak mógł być zarejestrowany. W związku z czym, musi być na tyle: jasne, precyzyjne, zwarte, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne, żeby każdy mógł, bez zbędnych niedogodności, ustalić jego treść. Przy znakach w formie kolorów, najczęściej korzysta się z międzynarodowego uznanego kodu identyfikacji (np. kodu w systemie RAL, PANTONE, CMYK). Natomiast, Pantone to system identyfikacji kolorów opracowany przez spółkę Pantone Inc. z USA. W konsekwencji projektant musiał pokryć część kosztów sądowych oraz ponownie zgłosić do rejestru graficzny znak towarowy w postaci koloru podeszwy buta – tym razem określając właściwy numer Pantone (18-1663 TPX, Chinese Red). Znak graficzny w postaci czerwonej podeszwy został zgłoszony do ochrony dla butów, a od 2013 roku dla butów z wysokim obcasem również w krajach Beneluksu (obejmujących Holandię, Belgię, Luksemburg). Przy wspomnianej rejestracji nie popełniono błędu, który spowodował przegranie procesu z Zarą, to znaczy został sprecyzowany kolor objęty ochroną w międzynarodowym kodzie identyfikacji Pantone. Podobnie jak przy wcześniejszych rejestracjach w opisie znaku wskazano, że znak składa się z koloru czerwonego (Pantone 18 1663TP) naniesionego na podeszwę buta zgodnie z przedstawieniem (kontur buta nie stanowi części znaku towarowego, lecz służy wyłącznie uwidocznieniu umiejscowienia znaku towarowego). Właśnie taka czerwona podeszwa została użyta w butach sprzedawanych od 2012 roku przez spółkę VanHaren (Holandia) pod marką Fifth Avenue by Hally Barry. Louboutin złożył pozew z powodu naruszenia jego praw do zarejestrowanego znaku towarowego, natomiast holenderska spółka broniła się powołując na nieważność zarejestrowanego znaku z uwagi na jego kształt zwiększający znacznie wartość towaru. Loboutin wskazywał, że pojęcie oznaczenia składającego się „wyłącznie” z kształtu towaru nie obejmuje pozycyjnych znaków towarowych, takich jak jego znak towarowy w postaci czerwonej podeszwy, które nie składają się z określonego kształtu i mogą zostać zastosowane w różnych modelach towaru. Van Haren utrzymuje natomiast, że kolor może być uważany za integralną część kształtu towaru, jak w przypadku spornego znaku towarowego. Sąd rejonowy w Hadze, aktualnie prowadzący sprawę, postanowił zwrócić się w procedurze pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z następującym pytaniem: – Czy pojęcie »kształtu« w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy [2008/95] jest ograniczone do trójwymiarowych cech towaru, takich jak (przedstawione trójwymiarowo) kontury, rozmiar i objętość towaru, czy też przepis ten obejmuje swoim zakresem również inne (niż trójwymiarowe) cechy towaru, takie jak kolor? Rozpoznająca sprawę (C-163/16) dziewiąta izba Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu postanowiła przydzielić zagadnienie wielkiej izbie. Na nowo został otwarty ustny etap postępowania, a rzecznika generalnego Macieja Szpunara (polski akcent w sprawie) poproszono o opinię uzupełniającą. Na wstępie Maciej Szpunar rozważył, czy w sprawie mamy do czynienia ze znakiem składającym się z koloru samego w sobie czy ze znakiem towarowym składający się z kształtu towaru, ale wymagający także ochrony w odniesieniu do koloru. Możliwość rejestracji koloru jako samodzielnego znaku towarowego została po raz pierwszy uznana w wyroku Libertel (C-104/01). Zgodnie z tym orzecznictwem, o ile nie zachodzą wyjątkowe okoliczności, przede wszystkim na bardzo szczególnych rynkach, kolory same w sobie nie mają ab initio charakteru odróżniającego, jednak mogą go ewentualnie uzyskać w następstwie używania w odniesieniu do wymagających ochrony towarów lub usług. Wyrok przewidywał szereg ograniczeń, konieczność uwzględnienia interesu ogólnego, przejawiającego się w tym, by nie ograniczać w sposób nieuzasadniony dostępności kolorów dla innych przedsiębiorców. Jednocześnie, w niniejszej sprawie zdaniem rzecznika generalnego nie mamy do czynienia z kształtem w pełni abstrakcyjnym lub z kształtem o pomijalnym znaczeniu, lecz zawsze z kształtem podeszwy. Taki wniosek został wywiedziony z art. 3 ust 1 lit. e) poprzednio obowiązującej dyrektywy 2008/95/WE, w której wyłączono rejestrację oznaczenia będącego formą przestrzenną, które składało się wyłącznie z: Kształtu wynikającego z samego charakteru towarów; Kształtu niezbędnego do uzyskania efektu technicznego; Kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru. Brzmienie przepisu zostało zmienione dyrektywą 2015/2436 (art. 4 ust. 1 lit. e) zgodnie z którą wyłączone od rejestracji są oznaczenia, które składają się wyłącznie z: Kształtu lub innej właściwości, wynikających z charakteru samych towarów; Kształtu towarów lub innej właściwości, niezbędnych do uzyskania efektu technicznego; Kształtu lub innej właściwości, zwiększających znacznie wartość towaru. Termin jej transpozycji do porządków prawnych w krajach członkowskich upływa 14 stycznia 2019 roku. Przy czym artykuł konwencji Beneluksu, zatytułowany „Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy Beneluksu”, stanowi między innymi, że „niemniej nie mogą zostać uznane za znaki towarowe oznaczenia składające się wyłącznie z kształtu, który wynika z charakteru samych towarów, który zwiększa znacznie wartość towaru lub który jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego”. Zgodnie z literalnym brzmieniem dyrektywy wskazane wyłączenie dotyczyło jedynie form przestrzennych. W sposób oczywisty zostały więc wykluczone spod jego dyspozycji znaki dwuwymiarowe. Ponadto, wyłączenie dotyczy jedynie tak zwanych „czystych” form przestrzennych, to znaczy które nie zawierają innych elementów odróżniających, np. w postaci napisu czy… właśnie koloru. W przypadku występowania w znaku innych elementów zastosowanie tej przeszkody rejestracji nie było możliwe. Jednakże, w świetle aktualnego orzecznictwa Trybunał Sprawiedliwości taki wniosek nie wydaje się uzasadniony (Lego Juris, C-48/09). W przypadku, gdy mamy do czynienia ze znakiem przestrzennym nawet zawierającym inne elementy, musimy odnieść się do samego znaczenia kształtu w takiej kompozycji w zestawieniu z efektem technicznym czy wartością towaru. Jednakże, rejestracji takiego oznaczenia jako znaku towarowego nie można odmówić na podstawie tego przepisu, jeżeli dany kształt towaru zawiera niebagatelny element na przykład ozdobny czy fantazyjny, który odgrywa istotną rolę we wspomnianym kształcie. W ślad za orzecznictwem nie jest rekomendowane limitowanie oznaczeń jedynie do form przestrzennych – wskazane wyłączenie powinno odnosić się do wszystkich oznaczeń, to znaczy nawet dwuwymiarowych. W konsekwencji rzecznik generalny zaproponował Trybunałowi, by na zadane pytanie udzielił odpowiedzi, że podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia prawa do znaku towarowego mogą znajdować zastosowanie do oznaczenia składającego się z kształtu towaru, w przypadku którego to oznaczenia dochodzi się przyznania ochrony dla określonego koloru. Maciej Szpunar przypomniał jednak – jak zasygnalizował to już w swojej pierwszej opinii – że kwalifikacja znaku towarowego stanowi ocenę faktyczną, należącą w omawianej sprawie do sądu niderlandzkiego. Dotyczy to również odpowiedzi na pytanie, czy czerwony kolor powierzchni zwiększa znacznie wartość towaru. Wzgląd ten nie uniemożliwia jednak Trybunałowi udzielenia wskazówek, którymi może kierować się ten sąd dokonując własnej oceny. Pomimo, że opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości, niejednokrotnie orzecznictwo Trybunału jest z nią zbieżne. Jednak tak nie stało się w tym przypadku! Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w głośnym orzeczeniu (C-163/16) zajął odmienne stanowisko niż rzecznik generalny i uznał, że znak towarowy przedstawiający kolor naniesiony na podeszwę buta może podlegać rejestracji i ochronie. Trybunał stwierdził, że wobec braku w dyrektywie 2008/95 jakiejkolwiek definicji pojęcia „kształtu”, określenia znaczenia i zakresu tego terminu należy dokonywać zgodnie z jego znaczeniem w języku potocznym. W związku z czym, kolor sam w sobie – bez wyodrębnienia w przestrzeni – nie mógł stanowić kształtu. TSUE podkreślił, że w przypadku czerwonej podeszwy Louboutin znak towarowy nie dotyczy szczególnego kształtu podeszwy butów na wysokich obcasach, ponieważ w opisie tego znaku wyraźnie wskazano, że kontur buta nie stanowi części znaku towarowego, lecz służy wyłącznie przedstawieniu umiejscowienia czerwonego koloru wskazanego w zgłoszeniu do rejestracji. Przy czym, pozostaje jeszcze jedno zagadnienie nieobjęte zadanym pytaniem prejudycjalnym – Czy podeszwa butów Louboutin stanowi kształt, który zwiększa znacznie wartość towaru? Rozpatrywany przepis dyrektywy zmierza do wyłączenia możliwości przyznania monopolu na zewnętrzne właściwości towaru, które są istotne dla jego powodzenia na rynku oraz w konsekwencji do uniknięcia sytuacji, w której ochrona znaku towarowego wykorzystywana jest do uzyskania nieuczciwej przewagi, a więc przewagi niewynikającej z konkurencji opartej na cenie lub na jakości. Natomiast, stosowanie tego przepisu nie jest uzasadnione, kiedy omawiana korzyść wynika nie z właściwości nierozerwalnie związanych z kształtem, lecz z reputacji znaku towarowego lub jego właściciela. Możliwość nabycia takiej reputacji stanowi bowiem istotny aspekt wolnej konkurencji, do której utrzymania przyczynia się system znaków towarowych. Pojawia się pytanie, czy czerwona podeszwa buta jest na tyle atrakcyjna, że sama w sobie zwiększa wartość towaru? W mojej ocenie nie, a jej rozpoznawalność i ekskluzywność wynika jedynie z gry rynkowej prowadzonej przez samego Louboutina. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.